Как зарегистрировать иностранный товарный знак в России: история компании из Гонконга
Если иностранная компания хочет зарегистрировать товарный знак в другой стране, есть два варианта решения: регистрация через национальное патентное ведомство или по Мадридской системе. В практике нашей компании чаще встречается первый вариант. Так в 2020 году к нам обратилась гонконгская компания ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед, которая поставляет в США, Европу и Азию потребительскую электронику. Их товары сейчас можно встретить на маркетплейсах, в магазинах М.видео, DNS, Детский мир, OZON и на других площадках. Чтобы безопасно выйти на местный рынок, необходимо было зарегистрировать три товарных знака. Это защита от несанкционированного использования на территории РФ.
В этой статье мы расскажем о том, как осуществить регистрацию иностранных товарных знаков в России на примере гонконгской компании.
Продвижение товаров и услуг иностранной торговой марки на российском рынке, ввоз продукции и создание представительств (филиалов) требуют регистрации ТЗ для правовой охраны в стране, где планируется реализация. При этом подать заявку может только субъект предпринимательской деятельности, то есть юридическое лицо. Физическое лицо лишено такого права, однако во многих странах действуют иные правила. Это стоит учитывать, если планируете пройти регистрацию не в России, а наоборот, за рубежом. Например, в Америке можно оформить ТЗ без создания юридического лица.
При получении свидетельства о регистрации вы сможете запретить использовать обозначение и взыскать с нарушителя компенсацию. Помимо этого, появляется возможность торговать на онлайн и офлайн площадках без страха, что нарушаете права третьих лиц.
Есть два варианта зарегистрировать товарный знак иностранной компании на территории России:
● Регистрация по национальной процедуре. Как правило, обходится дешевле, если нужно зарегистрироваться в 1-2 странах.
● Мадридская система. Дает больший территориальный охват, но это необходимо не всем участникам рынка.
В сравнительной таблице показано, по каким критериям эти системы различаются.
В случае с ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед был выбран первый вариант. Компания нацелена именно на российский рынок. Стоит отметить, что процедура регистрации товарного знака для нерезидентов проходит так же, как и для отечественных компаний. Но имеет некоторые нюансы:
● оформлять документы нужно на государственном языке РФ, при выборе Мадридской системы можно подать их на родном языке заявителя;
● осуществлять действия допускается только через патентных поверенных, имеющих аккредитацию в уполномоченном ведомстве.
Если заявитель постоянно проживает за границей нужно оформить простую доверенность, на основании которой будет действовать патентный поверенный.
Регистрация проходит в несколько этапов. Процедура занимает от 5 до 18 месяцев. При работе с гонконгской компанией нам понадобилось:
● 8 месяцев для регистрации первого ТЗ;
● 10 месяцев – для второго;
● 9 месяцев – для третьего.
Патентные поверенные стараются делать все возможное, чтобы процедура прошла быстрее.
Важно! Регистрация иностранного товарного знака на территории России не предполагает обязанности вставать на учет в налоговые органы РФ.
При получении свидетельства правообладателем становится иностранная компания, а не подразделения, работающие на территории страны. Представительства, филиалы не являются юридическими лицами, значит, зарегистрировать на них товарный знак не получится.
На примере заявки от 09.03.2021 года гонконгской компании ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед рассмотрим этапы регистрации иностранного товарного знака в России.
На начальном этапе мы провели консультацию, обговорили важные нюансы сотрудничества, изучили информацию, предоставленную клиентом. Только после согласования условий сотрудничества мы начинаем подготовку к регистрации товарного знака.
Мы запросили у компании наименование, логотип и указание на сферу деятельности. Получив сведения произвели подбор классов МКТУ (в данном случае выбраны 09, 11, 12, 35), по которым в дальнейшем будет проведена проверка и регистрация. Полный перечень классов международной классификации товаров и услуг здесь.
На этом этапе проведена полная проверка изобразительного обозначения по базам Роспатента. Тождеств и сходств не выявлено среди зарегистрированных и поданных на регистрацию товарных знаков. Патентная чистота – это важный момент, в таком случае нет препятствий к регистрации. Если бы в товарном знаке присутствовали словесные элементы, то проверка проводилась бы по двум направлениям.
Проверка не является обязательным условием, но ее проведение желательно, чтобы исключить риски отказа из-за несоответствия товарного знака критериям охраноспособности. Она длилась 1 рабочий день (срок может достигать 3 дней). Если бы мы выявили, что есть препятствия к регистрации, возникла бы необходимость в смене или доработке обозначения.
На этом этапе мы подготовили документы и описали обозначение, которое нужно зарегистрировать, указали классы МКТУ. Клиент уплатил пошлины в Роспатент. Платежные документы и собранные материалы отправлены в ведомство для прохождения экспертиз.
Проводится формальная экспертиза (проверка документов и уплаты пошлины) и экспертиза по существу (проверка знака). Бывают ситуации, когда в ходе проведения экспертизы выясняется, что схожий товарный знак уже подан на регистрацию. Тогда выносится предварительный отказ в виде уведомления. Эксперт разъясняет, почему обозначение не принято к регистрации. В дальнейшем патентный поверенный направляет ответ в ведомство. От этого зависит результат.
Решение о принятии заявки к рассмотрению получено нами 01.04.2021 года, то есть с момента подачи заявки прошел 21 день. Уже 07.04.2021 года (спустя месяц с момента подачи заявки) пришло письмо о соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям Кодекса. С этого момента началась экспертиза заявленного обозначения. Она длится 4-6 месяцев. В нашем случае не выявлено препятствий к регистрации, поэтому положительное решение получено.
При получении положительного ответа, как в рассматриваемом примере, клиент в течение 1-2 месяцев оплачивает пошлину за выдачу свидетельства и вынесение решения Роспатентом. Лучше сделать это как можно быстрее, чтобы получить на руки свидетельство раньше. Решение о регистрации поступило к нам 05.12.2021 года. Оплата пошлины совершена 06.12.2021 года. Платежки были направлены в ведомство. По общему правилу, через 1-2 месяца выдается свидетельство, которое позволяет единолично пользоваться зарегистрированным товарным знаком. Но зарегистрировано в реестре обозначение уже 13.12.2021 года.
Важно! Оперативная оплата госпошлин положительно сказывается на сроке регистрации.
Защита действует 10 лет с правом продления. Последнее зарегистрированное на данный момент товарное обозначение ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед находилось в процессе регистрации с 09.03.2021 по 13.12.2021 года. Всего за 9 месяцев гонконгская компания получила возможность законно и безопасно осуществлять торговлю товарами на территории России.
По итогам января-февраля 2022 года в России подано на 8,2% больше заявок напрямую в патентное ведомство, чем за аналогичный период 2021 года. Это говорит о росте числа иностранных товарных знаков на рынке, что подтверждает эффективность российской системы охраны средств индивидуализации.
Иностранный торговый знак что это даст
8 МИН
Как зарегистрировать товарный знак за рубежом
Международный товарный знак позволяет защитить права на интеллектуальную собственность в других странах. Рассказываем, как его зарегистрировать.
Зачем нужен международный товарный знак
Товарный знак — это отличительное обозначение продукции. Оно позволяет производителю выделиться на рынке, а клиентам — не перепутать бренд с другими. Чтобы закрепить товарный знак за компанией или ИП, нужно зарегистрировать его в Роспатенте. О том, как пройти эту процедуру для работы в пределах России, читайте в другой статье.
Товарным знаком могут быть практически любые обозначения: словесные, графические, звуковые, комбинированные. Например, название, логотип, форма упаковки и даже гимн компании. Исключения — действующие обозначения стран и международных организаций, общеизвестные термины, технологии и товары, а также знаки, которые могут вводить в заблуждение.
По умолчанию товарный знак действует только на территории той страны, где его зарегистрировали. Чтобы сохранить права на обозначение своей продукции за границей, нужно закрепить знак за собой и в других странах. В противном случае вы рискуете нарушить права зарубежных компаний, которые могут подать в суд, чтобы ваш товар признали контрафактным.
После регистрации товарного знака за рубежом вы тоже получите защиту. Например, сможете требовать компенсацию, если кто-то начнёт продавать продукцию с таким же названием, и передавать право на использование знака по франшизе.
Как регистрируют товарные знаки за рубежом
Через патентное ведомство конкретной страны
Этот вариант подходит тем, кто не зарегистрировал товарный знак в России и планирует сразу начать продажи в конкретной стране.
Нужно составить заявку на государственном языке этой страны, оплатить госпошлину и подать документы в местное патентное ведомство.
Через патентное ведомство союза государств
Например, в организациях по интеллектуальной собственности для африканских государств или стран Бенилюкса. Регистрация и право на товарный знак будут действовать на территории всего союза. Документы нужно заполнять на одном из официальных языков организации.
Через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС)
Членами ВОИС являются 122 страны, которые подписали Мадридское соглашение. Это все европейские государства, а также большая часть африканских и азиатских. Но ряда крупных игроков в организации нет: Гонконга, Бразилии и ОАЭ.
Чтобы зарегистрировать знак на территории нескольких государств, подайте единую заявку в Роспатент. Ведомство проверит документы и отправит их в Международное бюро ВОИС.
Чтобы зарегистрировать товарный знак через ВОИС, проверьте два требования:
- На момент подачи заявки ваш товарный знак уже зарегистрирован в Роспатенте или документы находятся в ведомстве на оформлении.
- Вы предлагаете товары или услуги, которые относятся к одному из классов Международной классификации товаров и услуг .
Проще всего регистрировать международный товарный знак через ВОИС: не нужно изучать местное законодательство и составлять документы на разных языках. Рассказываем, как подать заявку в эту организацию через Роспатент.
Как пройти регистрацию по Мадридской системе
Проверьте, нет ли похожих товарных знаков
В Мадридской системе уже могут быть зарегистрированы товарные знаки с таким же (или очень-очень похожим) названием или логотипом. Поэтому заранее проверяйте товар по сервисам ВОИС: Madrid Monitor — по заявкам, которые подали на регистрацию, и Madrid Electronic Alert — по товарным знакам, которые уже зарегистрированы в ВОИС.
Не забудьте проверить, будет ли товарный знак в конкретной стране восприниматься как корректный и приличный. Учитывайте особенности культуры и языка. Даже написание одного и того же слова может восприниматься по-разному. Например, английское fabric означает «ткань», а не «фабрика», как может показаться русскоязычным людям.
Составьте заявку
Заявку оформляют по выбору на английском или французском языке. Чтобы составить заявку, скачайте и заполните бланк MM2. ВОИС составил рекомендации — они на английском языке.
Оплатите пошлину и пересылку документов
Пошлина за регистрацию товарного знака в ВОИС состоит из двух частей: базовой и индивидуальной. Базовая зависит только от формата: если вы предоставили цветное изображение знака, её размер составит 903 швейцарских франка (более 66 тысяч рублей), если чёрно-белое или текст — 653 швейцарских франка (почти 48 тысяч рублей).
Размер индивидуальной пошлины зависит от количества стран, а также категорий и видов товара, к которым относится ваша продукция. Рассчитать его поможет калькулятор ВОИС.
За подачу заявки и пересылку документов в ВОИС Роспатент взимает 4900 рублей. За каждые дополнительные категории и виды товара нужно доплачивать ещё по 400 рублей.
Соберите документы
- сопроводительное письмо в свободной форме, содержащее просьбу о регистрации заявки в ВОИС и сведения о действующей регистрации в Роспатенте;
- документ, подтверждающий уплату пошлины в швейцарских франках;
- документ, подтверждающий уплату взноса за подачу документов Роспатентом в ВОИС;
- если документы подаёт представитель — доверенность или заверенная руководителем копия.
Подайте документы в Роспатент
Роспатент принимает заявки и документы на регистрацию товарного знака по Мадридской системе в бумажном или электронном виде. Вот три способа их подать:
- Лично. Офис Роспатента находится по адресу: Москва, Бережковская наб., д. 24, стр. 12. Записывайтесь на приём предварительно по электронной почте или телефону, чтобы не ждать несколько часов в очереди.
- По почте. Отправьте документы заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Почтовый адрес: 125993, Москва, Бережковская наб., 30, корп. 1, Г-59, ГСП-3.
- Онлайн. Подпишите документы с помощью электронной подписи и отправьте на имейл или через электронную систему обращений.
Дождитесь регистрации
Заявку рассматривают до 12 месяцев. Иногда дольше: до 18 месяцев, если вы указали в заявке страны из группы (a) перечня ВОИС , и свыше 18 месяцев, если страны из группы (b).
После регистрации заявки ВОИС:
- Вносит товарный знак в международный реестр.
- Публикует информацию о регистрации в официальном бюллетене.
- Направляет вам сертификат о международной регистрации.
- Уведомляет представительства ВОИС в странах, где вы зарегистрировали знак.
Официальный бюллетень ВОИС — WIPO Gazette of International Mark . Это онлайн-журнал, в котором каждые две недели рассказывают о регистрациях и продлениях торговых знаков. Бюллетень информирует предпринимателей о новых знаках, чтобы они случайно не нарушили авторские права других компаний.
Сколько действует право на товарный знак по Мадридской системе
ВОИС регистрирует товарный знак на 10 лет с возможностью продления на тот же срок. Чтобы сохранить права, достаточно снова оплатить пошлину и отправить квитанцию с сопроводительным письмом в Роспатент.
Если хотите расширить перечень стран, где действует товарный знак, подайте дополнительную заявку по форме MM14 . Оплатите пошлину за каждую новую страну и отдельно за расширение — 300 швейцарских франков (21,8 тысячи рублей). Рассчитать общую сумму можно на сайте ВОИС.
Обратите внимание, что в течение первых пяти лет после регистрации право на международный товарный знак зависит от национального: если вы по какой-то причине аннулируете регистрацию российского товарного знака в Роспатенте, международный сертификат тоже перестанет действовать. Спустя пять лет они уже автономны.
Иностранный торговый знак что это даст
Арина Ворожевич, д.ю.н., партнер Гардиума, преподаватель МГУ, автор более 100 публикаций и книг по интеллектуальному праву
Товарный знак защищает бренд только там, где он зарегистрирован. Свидетельство Роспатента не имеет юридической силы за рубежом. Чтобы выйти со своим брендом на внешний рынок, товарный знак нужно зарегистрировать снова. На этот раз за границей — в стране, куда идет экспорт. Иначе есть риск получить штраф и даже лишиться зарубежного рынка.
В мире товарные знаки действуют по тому же принципу, что и в России. Но правила регистрации сильно зависят от страны. Расскажу, как работает процедура международной регистрации и какие есть особенности.
5 важных вопросов про международную регистрацию
1. Зачем нужна международная регистрация? Для защиты бренда за границей. Если компания расширяет географию присутствия, выходит на международный рынок, запускает франшизу в иностранном государстве, ей нужен товарный знак в этой стране. Без него работать рискованно — за рубежом бизнес охотнее обороняет свои активы. Если бренд российской компании нарушит чей-то товарный знак, он может получить претензию или судебный иск. Поставки могут заблокировать, а товары признать контрафактом и арестовать.
2. Как проходит международная регистрация? Универсального международного сертификата, который действует по всей планете, не существует. Товарный знак нужно получать в каждом государстве по отдельности. Есть несколько вариантов, как это сделать:
● по внутренней национальной процедуре;
● в рамках мадридской системы;
● в рамках регионального союза.
Оформить знак сразу и везде не получится. Ниже расскажу о вариантах регистрации в деталях.
3. Чем международная процедура отличается от российской? Она сложнее, дольше и дороже. Вот несколько принципиальных отличий.
4. Международная процедура без свидетельства в России — это возможно? Да, но не всегда, зависит от выбранной процедуры. Если вы не будете работать в России, есть смысл сразу обращаться в иностранное патентное ведомство — по внутренней процедуре. Тогда российское свидетельство не нужно. Но если вы не планируете усложнять себе жизнь и хотите использовать мадридскую систему, тогда сначала начните регистрацию товарного знака в России. Без этого никак. Тоже расскажу об этом позже.
5. Можно ли оформиться без юристов? Теоретически да. На деле для успешной регистрации необходимы:
● практика подачи заявок по мадридской системе;
● иностранные юристы-партнеры — для контроля делопроизводства;
● терпение, много терпения.
Иногда международная регистрация растягивается на несколько лет постоянной переписки. Иностранные патентные ведомства шлют запрос за запросом, на которые нужно давать обстоятельные ответы, изучать местную практику, приводить аргументы. Бизнесу проще выбрать хорошее патентное бюро и передать эти функции на аутсорс, чем обучать процедуре штатных юристов.
3 варианта международной регистрации
Зарегистрировать товарный знак за пределами России можно тремя способами.
По национальной процедуре. То есть по правилам государства, где бизнес планирует выводить свой бренд на рынок. Во всех странах есть свои патентные управления — в них и нужно обращаться. В целом процедура сходна с регистрацией в России, только с местными особенностями. Например, в Соединенных Штатах нельзя подать заявку без американского юриста. А в Эмиратах вы не сможете ничего оформить, пока не покажете разрешение на ведение бизнеса.
● иностранный юрист = непредсказуемый бюджет;
● перевод документов на государственный язык;
● одна территория — одна заявка;
● особенности местного законодательства;
По мадридской системе. Это упрощенная регистрация для участников Мадридского соглашения. На момент подготовки материала соглашение подписали 125 стран, теперь они члены Всемирной организации интеллектуальной собственности, ВОИС. Участники унифицировали процедуру международной регистрации. В любой из стран-участниц вы можете зарегистрировать знак через Роспатент, это дает возможность не изучать местное законодательство и никуда не ездить. Бизнес сэкономит на представителях за границей, а свидетельство пришлют по почте.
Огромное преимущество мадридской системы — охват. В рамках одной заявки можно подать документы на регистрацию в любое количество стран соглашения. Каждая новая страна — плюс к госпошлине, но это проще и дешевле, чем готовить разные пакеты документов в патентные управления разных стран. А если все пройдет успешно, свидетельство по Мадридскому соглашению можно расширить через ВОИС на новые территории в упрощенном порядке.
● дополнительные пошлины для каждой новой страны;
● cрок оформления — примерно в 2 раза дольше в сравнении с национальной процедурой;
● привязка к знаку в России: нельзя подать заявление по мадридской системе раньше, чем на регистрацию знака в РФ.
По региональным системам. Есть альтернативы Мадридскому соглашению. На региональном уровне отдельные страны договариваются про упрощенную регистрацию на своих территориях. Есть даже союзы, в которых можно получить единый товарный знак для всех стран сразу. Например, EUTM — Европейская торговая марка. По одной заявке получаете знак, действующий во всех странах ЕС.
У каждого такого союза свой патентный орган. Он администрирует заявки, пересылает их странам-участницам, контролирует ход рассмотрения и взимает госпошлины. Вот какие союзы действуют на момент подготовки материала:
● OAPI — Африканская организация интеллектуальной собственности (17 стран);
● ARIPO — Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (11 стран);
● BOIP — Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (3 страны);
● ЕАПО — Евразийское патентное ведомство (5 стран)
● EUIPO — Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (27 стран).
Если запускаете бренд сразу в нескольких странах одного региона, оформление в этих союзах выгоднее, чем регистрация знака по Мадридскому соглашению или по местным правилам. Пошлин и бумаг в разы меньше, а свидетельство охватит сразу группу стран. И российское свидетельство не нужно — можно вообще не регистрировать в России.
Большой минус: если процедура предполагает групповое согласование, и одна из стран союза откажет — заявка полностью сгорит. Придется начинать сначала: использовать мадридскую систему или искать местных юристов.
Процедура регистрации товарного знака по Мадридской системе
Страны: 125 государств Мадридского соглашения (109 членов ВОИС), включая страны ЕС и азиатского региона, США и Канаду, Украину и Грузию, Швейцарию, Таиланд, Турцию, Израиль и пр.
Сроки: 1-3 года.
Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские патентные поверенные.
Ответственный орган: ВОИС. Но обратиться напрямую нельзя. Все заявки только через Роспатент. Национальное управление выступает как посредник между заявителем и ВОИС. А ВОИС — как посредник между заявителем и патентными агентствами в странах, где запрашивается правовая охрана. Получается цепочка взаимодействий, где на каждом касании нужно платить свою пошлину.
Алгоритм мадридской схемы
1. Заявка на регистрацию товарного знака в России. Без нее ВОИС документы не примет.
2. Подготовка заявки в ВОИС, отправка документов в Роспатент.
3. Обработка документов Роспатентом. Отправка заявки в ВОИС.
4. Обработка заявки ВОИС. Передача заявки в местные патентные управления выбранных стран.
5. Обработка заявки национальными управлениями. Проведение экспертиз. Направление уведомлений, запросов патентному поверенному.
6. Получение сертификата о международной регистрации. Внесение знака в международный реестр.
Расходы по мадридской системе складываются из нескольких госпошлин и гонорара юриста. Юристы обычно берут 50-150 тысяч в зависимости от сложности и охвата. Госпошлины фиксированные, но у разных стран отличаются.
Рассчитать стоимость заявки по мадридской системе поможет калькулятор.
Когда это выгодно. Когда подаешь документы в три и более государств Мадридского соглашения. Каждая страна устанавливает для мадридской системы повышенные пошлины. А еще сборы Роспатента и ВОИС. Нести такие расходы выгодно, когда подаешь документы на регистрацию в несколько стран одновременно — чтобы сэкономить на услугах местных юристов.
Особенности. У международной мадридской системы есть огромное преимущество: если первая регистрация прошла успешно, позитивный опыт можно масштабировать — «расширить» свидетельство на другие страны. Заявка на расширение стоит 300 ₣ (≈ 24 500 ₽) плюс национальные пошлины, а подается прямо в ВОИС, без участия Роспатента.
Процедура регистрации товарного знака в ЕАЭС
Страны: 5 участников договора о ТЗ ЕАЭС — РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан.
Сроки: от 12 месяцев
Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские или евразийские поверенные.
Ответственный орган: ЕАПО со штаб-квартирой в Москве. По договору заявки подаются через местные патентные управления.
Раньше на постсоветском пространстве не было своего регионального союза по товарным знакам. Бизнес использовал только национальные процедуры или мадридскую систему. Исправить ситуацию решили на базе ЕАПО — Евразийского патентного органа. 5 стран-участниц Евразийской патентной конвенции в феврале 2020 года подписали договор о товарных знаках ЕАЭС, которым унифицировали процедуру международной регистрации на своей территории. Когда систему полноценно запустят, можно будет регистрировать знаки сразу в 5 странах Союза одновременно. Пока она не работает
Алгоритм регистрации в ЕАЭС определен Инструкцией к договору о товарных знаках и включает такие этапы:
1. Отправка заявки и комплекта документов в Роспатент. Инструкцией предусмотрена только онлайн-отправка.
2. Предварительная экспертиза — в течение 1 месяца будут проверять правильность заполнения заявки.
3. Публикация заявки. Направление в другие страны-участницы заявок на проведение экспертизы. Срок проверки — до 6 месяцев.
4. Рассмотрение обращений заинтересованных лиц, подготовка аргументов и ответов на запросы заинтересованных лиц в течение 3 месяцев.
5. Получение заключений от стран-участниц. Подготовка ответов, доводов и замечаний на заключения.
6. Получение решения о регистрации товарного знака Союза. Внесение обозначения в единый реестр ЕАЭС.
Расходы на регистрацию в ЕАЭС. Чтобы зарегистрировать товарный знак в ЕАЭС, заявитель оплачивает несколько пошлин. Для удобства расчетов (или по другим неизвестным нам причинам), как и в мадридской системе пошлины установлены во франках.
Особенности. Инструкция к договору предусматривает возможность преобразования национальных заявок в международные и наоборот. Например, если вы хотели зарегистрировать товарный знак в ЕАЭС, но одна из стран прислала отказ, сможете преобразовать заявку в национальную для 4 остальных государств.
Важное уточнение. На момент подготовки материала система ЕАЭС не была запущена. Продолжается подготовка нормативной базы, разработка единого реестра. О сроках запуска не сообщается.
Процедура регистрации товарного знака в Евросоюзе
Страны: 27 членов Евросоюза
Сроки: 6-24 месяцев
Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские представители.
Ответственный орган: EUIPO. Заявки подаются напрямую в штаб-квартиру агентства по интеллектуальной собственности в Аликанте, Испания. Роспатент не участвует. Адрес для подачи документов: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain.
Альтернативный вариант — оформление по мадридской системе. EUIPO — участник Мадридского соглашения, поэтому заявку также можно подавать через Роспатент. Это проще, но дороже.
Европейский товарный знак (EU trade mark, EUTM) работает по тому же принципу, что и товарный знак ЕАЭС. Вы подаете единую заявку, проходите разовую процедуру регистрации и получаете свидетельство на обозначение, которое работает одновременно в 27 странах Европейского союза.
Алгоритм регистрации EUTM подробно описан на сайте EUIPO. Вот какие этапы он обычно включает:
1. Подача заявки в EUIPO. Можно подготовить бумажную или электронную заявку — госпошлина во втором случае ниже.
2. Формальная экспертиза в течение 3 месяцев. Ответы на запросы экспертов. Перевод заявления на языки стран-участниц.
3. Патентный поиск — только по запросу заявителя. Вы можете сами проверить наличие сходных обозначений по базе или поручить это Агентству. На результат регистрации это не повлияет, экспертиза по существу не проводится.
4. Публикация заявленного обозначения в специальном Бюллетене. Следующие 3 месяца — период «противостояния». Любая заинтересованная компания может оспорить регистрацию вашего знака, если ей кажется, что обозначение нарушает ее права. EUIPO проверяет обоснованность возражений и принимает решение.
5. Принятие решения и регистрация знака при отсутствии возражений, публикация решения. Через 2 дня можно скачать электронный сертификат. Бумажная версия не выдается, но можно запросить заверенную копию.
Стоимость регистрации товарного знака ЕС гораздо ниже, чем сумма госпошлины по национальным процедурам. Все суммы пошлин собраны здесь. Чтобы было проще считать, используйте калькулятор.
Особенности. В процедуре европейской регистрации отсутствует экспертиза по существу. Проверку знаков на сходство переложили на правообладателей. Они вынуждены мониторить бюллетень заявок и в случае появления сходных знаков — подавать свои возражения в EUIPO (сбор за возражения 320 €). Если возражения не поступают, знак регистрируют как есть, даже если он совпадает с зарегистрированными торговыми марками.
Процедура регистрации через национальные патентные организации
Есть смысл регистрировать знак на местах в трех случаях:
1. Государство не является членом Мадридского соглашения, заявки по мадридской системе не принимаются.
2. Государство участвует в мадридской схеме, но у заявителя нет возможности оформить свидетельство в России — у конкурентов есть сходные обозначения.
3. Заявитель не ведет бизнес в России, свидетельство нужно в другой стране.
В целом, внутренняя процедура обычно похожа на регистрацию в России, но имеет свои особенности, основанные на национальном законодательстве. При подготовке к подаче заявки нужно учитывать сложности, с которыми может столкнуться заявитель, а именно:
— документы подаются без участия Роспатента, только в местное патентное агентство;
— заявка составляется на государственном языке по месту подачи;
— почти всегда интересы заявителя должен представлять местный юрист, адвокат или патентный поверенный. Найти его проще через российские патентные бюро. Например, международная партнерская сеть «Гардиума» охватывает 200 авторитетных патентных бюро в 125 странах мира.
Чтобы вы понимали, о чем речь, рассмотрим национальную регистрацию на примере двух стран: США и Китая.
Особенности регистрации товарного знака в США
Сроки: 9-12 месяцев
Местный юрист: нужен обязательно. Заявки от иностранцев не принимаются. Представлять интересы при регистрации может только местный лицензированный юрист.
Ответственное ведомство: Американское агентство по патентам и товарным знакам — USPTO. Роспатент не участвует. Подать заявку от имени российского заявителя напрямую тоже не получится. Только через местного юриста.
Алгоритм регистрации в США:
1. Самостоятельная проверка заявляемого обозначения по системе электронного поиска.
2. Подготовка заявки. Подбор оснований, сбор доказательств о коммерческом использовании обозначения.
3. Формальная экспертиза. Экспертиза оснований регистрации. Отправка патентному поверенному запроса в случае выявления оснований для отказа.
4. Подготовка ответа на запрос — нужно ответить в течение 6 месяцев.
5. Публикация заявки в бюллетене товарных знаков.
6. 30-дневный период «противостояния». Любой, у кого есть возражения по поводу регистрации, может подать их в USPTO и начать процедуру обжалования.
7. Если возражений не поступило, знак вносят в реестр, поверенному присылают:
а) решение — если знак оформлен с намерением коммерческого использования;
б) свидетельство — если знак уже используется или заявитель подтвердил его коммерческое использование после регистрации.
Стоимость оформления зависит от варианта подачи. Предусмотрено всего два: TEAS Plus и TEAS Standard.
Пошлина в США установлена за 1 класс в заявке. Каждый следующий класс заявитель оплачивает как отдельный знак: 2 класса — $500, 3 класса — $750 и пр.
Особенности:
● Заявитель обязан подтвердить коммерческое использование знака в Соединенных Штатах. Если доказательств нет, потребуется иностранное свидетельство или хотя бы заявка по мадридской системе. Если и таких нет, то придется подавать декларацию о добросовестном намерении коммерческого использования.
● USPTO не проводит экспертизу по существу. Это делает лицензированный патентный поверенный и заинтересованные лица.
● Заявитель обязан использовать знак в США. Между 5 и 6 годом после регистрации нужно подать декларацию, подтверждающую такое использование. Госпошлина за декларацию — $225 / 1 класс МКТУ.
Особенности регистрации товарного знака в Китае
Сроки: 18-24 месяцев
Местный юрист: нужен обязательно. Заявки от нерезидентов не принимаются, интересы заявителей представляют лицензированные местные Агентства по товарным знакам и частные агенты.
Ответственное ведомство: Отдел по товарным знакам местной администрации по интеллектуальной собственности (Trademark office of CNIPA). Адрес для подачи заявки: 1, Chama Nanjie, Xichengqu,100055 Beijing.
Алгоритм регистрации в Китае:
1. Предварительная проверка знака. Местный агент проверяет знак по открытым источникам и базе регистрирующего ведомства.
2. Подача заявки. Возможна при личном обращении в офис, по почте или через систему электронной подачи. Отдел принимает заявку и присылает уведомление.
3. Формальная экспертиза — проверяется комплектность и охраноспособность. За ней экспертиза по существу — на предмет соответствия закону о товарных знаках.
4. Публикация в официальном бюллетене. Отдел публикует предварительное решение о регистрации. У заинтересованных лиц есть 3 месяца, чтобы заявить возражения. Срок рассмотрения апелляций — до 1 года.
5. Регистрация. Если экспертиза пропустила знак, а заинтересованные лица не подали возражений — знак вносят в реестр, а агенту выдают свидетельство.
Стоимость регистрации в Китае зависит от количества классов и включенных в заявку товаров.
Особенности:
● В Китае разработали свою систему классов и подклассов, которая не совпадает с МКТУ. Китайское руководство по классификации является основным справочным материалом, на который ориентируются эксперты CNIPA. Если описание в заявке не будет соответствовать — откажут.
● Свидетельство CNIPA не действует в Гонконге, Макао и на Тайване.
Часть расходов на международную регистрацию компенсируют
Если компания регистрирует знак на внешнем рынке, она может претендовать на субсидии от правительства (Постановление Правительства № 1368 от 15.12.2016). Государство компенсирует часть расходов — для этого предприниматели обращаются в Российский экспортный центр. «Гардиум» — официальный партнер РЭЦ, начинает оформлять документы на субсидию одновременно с подготовкой заявки на регистрацию. Сумма субсидии зависит от места подачи заявки и выбранной процедуры. Например, по мадридской системе компенсируют до 50 000 ₽.
Напоследок. 5 причин зарегистрировать товарный знак при выходе на зарубежные рынки:
1. Защита бренда. Товарный знак нужен, чтобы обезопасить компанию от претензий со стороны местных бизнесов. За границей правообладатели активнее защищают свои интересы. Мониторинг заявок, апелляции, претензии и иски — обыденность даже для малого бизнеса. Поэтому выходить на зарубежный рынок без товарного знака — значит рисковать попасть на компенсацию.
2. Укрепление на иностранном рынке. С контрафактом не шутят. Если за границей найдутся конкуренты со сходным товарным знаком, одной компенсацией не отделаться. Товар могут признать контрафактным, а импортера — нарушителем. Партию продукции легко могут конфисковать и уничтожить, а импортеру — закрыть выход на рынок. Товарный знак — гарантия, что этого не произойдет.
3. Получение компенсаций с нарушителей. Если местные компании будут использовать ваш или сходный с вашим бренд, вы можете оказаться в роли взыскателя. Да, заниматься правосудием за границей целое дело — сложно и дорого. Кто-то должен отслеживать нарушителей, фиксировать нарушения, писать претензии и готовить иски. Но иначе бренд не защитить. Пока в стране нет вашего официального представительства, защиту можно поручить патентным поверенным.
4. Продажа франшизы. Как и в России, для поиска франчайзи и заключения лицензионных договоров за границей нужен товарный знак. Он становится основой франшизы — вы сможете получать дополнительную прибыль.
5. Капитализация. Иностранное свидетельство можно превратить в нематериальный актив бизнеса. Товарный знак — это интеллектуальная собственность. Если поставить его на баланс, стоимость компании вырастет. Это полезно, если привлекаете инвесторов, хотите получить крупный кредит или выходите на IPO.
Вопросы и ответы
Для получения международной регистрации в странах-участницах Мадридской системы (список членов Мадридской системы) необходима подача одной международной заявки, составленной на одном из рабочих языков системы (английский, французский, испанский), и уплата единовременной международной пошлины (раздел «Пошлины»).
Получив сертификат о международной регистрации, владелец имеет возможность территориально расширить действие международной регистрации на новые рынки стран-участниц Мадридской системы.
Финансовые затраты, связанные с уплатой международной пошлины значительно меньше по сравнению с затратами на получение национальных регистраций, за счет исключения из расходов заявителя оплаты услуг патентных поверенных, переводчиков и иных возможных расходов.
Прозрачность сроков рассмотрения
Срок рассмотрения международной регистрации в каждой указанной заявителем стране не превышает 12 месяцев или 18 месяцев и более 18 месяцев в странах, в которых предусмотрена процедура направления отказа на основании оппозиции после истечения 18 месяцев (заявления, сделанные в соответствии с Мадридским соглашением и Мадридским протоколом). При отсутствии предварительного отказа со стороны Ведомства страны в указанный срок, международная регистрация является действующей на территории данной страны.
2. Какие существуют условия для подачи международной заявки?
Международная регистрация товарного знака основывается на национальной регистрации или заявке («базовой регистрации», «базовой заявке»), осуществленной или поданной в ведомство страны происхождения.
Таким образом, для того чтобы подать международную заявку базовый знак должен быть зарегистрирован или заявлен на регистрацию в стране происхождения.
3. Как работает Мадридская система?
Международная заявка подается в ведомство страны происхождения, после чего она направляется данным ведомством в Международное бюро ВОИС.
В случае если заявка удовлетворяет требованиям, предъявляемым к международной заявке (в том числе в отношении уплаты установленной международной пошлины), Международное бюро осуществляет внесение знака в Международный реестр, т.е. осуществляет международную регистрацию знака, публикует информацию о международной регистрации в официальном бюллетене и направляет владельцу сертификат о международной регистрации.
Кроме того, Международное бюро уведомляет каждую указанную в международной заявке страну путем направления соответствующего уведомления о международной регистрации в ведомства этих стран.
Каждое ведомство может вынести решение об отказе в предоставлении охраны в предусмотренные сроки. Отказ может быть как полный (в отношении всех заявленных товаров и услуг), так и частичным (в отношении части заявленных товаров и услуг). О таком отказе Ведомство информирует Международное бюро, которое, в свою очередь, уведомляет об этом Ведомство страны происхождения, а также владельца международной регистрации.
Процедура, действующая после уведомления о предварительном отказе в охране, определяется ведомством соответствующей указанной Договаривающейся стороны и касается непосредственно владельца и ведомства. Она не затрагивает ни ВОИС, ни ведомство происхождения.
Вся информация, требующаяся для дальнейших обсуждений с ведомством, содержится в направленном ведомством уведомлении о предварительном отказе. Это включает основания для отказа, сроки, установленные для подачи ходатайства о пересмотре или апелляции, орган, в который такое ходатайство о пересмотре или апелляции должно быть подано, и является ли обязательной или нет помощь местного представителя.
4. Какие требования предъявляются к международной заявке?
Требования к международной заявке указаны в Правиле 9 Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.
5. Какие виды бланков используются для подачи международной заявки?
Для подачи международной заявки используется бланк ММ2.
Полный перечень международных бланков ВОИС в различных форматах размещен на официальном сайте ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/madrid/en/forms.
6. Куда следует подавать международную заявку?
Международная заявка подается в ведомство страны происхождения.
Ведомство удостоверяет сведения, указанные в Правиле 9 (5) (d) Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, в частности, что знак, указанный в международной заявке полностью совпадает с базовой регистрацией или базовой заявкой, что заявитель по международной заявке является то же самое лицо, что и владелец базовой регистрации или базовой заявки, а также факт того, что перечень товаров и услуг по международной заявке соответствует тому перечню товаров и услуг, который указан в базовой заявке или базовой регистрации либо уже, но не шире.
После этого международная заявка направляется ведомством страны происхождения в Международное бюро ВОИС.
7. Какие пошлины необходимо уплатить для подачи заявки в рамках Мадридской системы, в случае если Роспатент является ведомством происхождения для заявителя?
Для подачи заявки на международную регистрацию через Роспатент необходимо уплатить пошлину за подачу заявки и пересылку регистрационного материала в МБ ВОИС в соответствии с пунктом 4.14 Приложения к «Положению о патентных пошлинах» («Положению о патентных пошлинах», Калькулятор патентных и иных пошлин); документ, подтверждающий уплату пошлины может быть приложен по инициативе заявителя или его представителя; документ, подтверждающий уплату международной пошлины в швейцарских франках, предусмотренной Правилом 9 (3) Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, может быть представлен одновременно с международной заявкой или по уведомлению МБ ВОИС в течение трех месяцев с даты направления МБ ВОИС такого уведомления в адрес заявителя (дополнительная информация о международных пошлинах доступна на сайте ВОИС).
8. Какие существуют вспомогательные инструменты и сервисы в режиме онлайн, которые могли бы использоваться при международной регистрации знаков?
В процессе подготовки международной заявки и при последующем управлении рекомендуется использовать вспомогательные инструменты и сервисы в режиме онлайн, разработанные МБ ВОИС. Перечень с их кратким описанием на русском языке размещен на сайте Роспатента или обращайтесь к официальному сайту МБ ВОИС.
9. Что означает зависимость международной регистрации от базовой регистрации?
В течение пяти лет международная регистрация остается зависимой от товарного знака, заявленного или зарегистрированного в ведомстве страны происхождения. Таким образом, если базовая регистрация прекращает свое существование (например, по решению компетентных органов страны) или базовая заявка считается отозванной в течение пяти лет, действие международной регистрации прекращается. После истечения пятилетнего периода международная регистрация становится независимой как от базовой регистрации, так и от базовой заявки.
10. Какой срок возобновления (продления) действия международной регистрации?
Период действия международной регистрации не ограничен во времени при условии уплаты в МБ ВОИС каждые 10 лет установленной пошлины за возобновление ее действия.
В соответствии с Правилом 30 Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков к этому соглашению срок действия международной регистрации продлевается путем уплаты самое позднее на дату, на которую должно быть осуществлено продление международной регистрации, но не ранее, чем за три месяца до надлежащей даты.
При условии уплаты дополнительного сбора, для продления международной регистрации предоставляется льготный шестимесячный срок.
11. Какие изменения могут быть внесены в Международный реестр?
В Международный реестр могут быть внесены записи в отношении изменения имени и/или адреса владельца международной регистрации, изменении владельца международной регистрации (переход права), ограничения перечня товаров и услуг, назначении представителя или изменении сведений о назначенном представителе, внесении записи о лицензии, об отказе от международной регистрации или об аннулировании международной регистрации.
Для этого владелец международной регистрации должен направить в Международное бюро соответствующий бланк и уплатить установленную пошлину.