Домен и товарный знак: нужно ли регистрировать адрес сайта в Роспатенте?
Так случается, когда доменное имя совпадает с уже зарегистрированным товарным знаком.
Домен — это тоже своего рода средство индивидуализации. С его помощью аудитория запоминает и узнает компанию в интернете. Но между ним и зарегистрированным брендом есть принципиальная разница:
Товарный знак выполняет защитную функцию и охраняет права своего владельца. Доменное имя помогает идентифицировать компанию в интернете. И все. Регистрация домена не приравнивается к государственной. Поэтому закон в спорах чаще встает на сторону правообладателей брендов.
Единственный способ защитить адрес сайта — зарегистрировать его как товарный знак.
Никакой разницы нет. Процесс регистрации бренда и адреса сайта проходит по одной схеме:
- подбор классов МКТУ;
- проверка наименования;
- оформление и подача заявки в ведомство;
- оплата первой части госпошлин;
- экспертиза обозначения;
- если экспертиза прошла успешно — оплата второй части госпошлин;
- получение свидетельства о регистрации.
Единственный момент — части .ru, .org, .com и им подобные будут вынесены из под охраны, так как они не могут принадлежать кому-то одному.
После оформления в Роспатенте доменное имя становится охраняемым в соответствии с нормами Гражданского кодекса. Это дает возможность:
- находить и блокировать сайты с аналогичными названиями;
- блокировать всплывающую рекламу сайтов-конкурентов;
- не доказывать постоянно свои права на использование домена.
А если наименование будет использовано в коммерческих целях без разрешения, вы сможете потребовать прекратить работу конкурента и возместить ущерб. (ст. 1515 ГК РФ)
ЗАО “Петербургский тракторный завод” подал в суд на ООО “Запчасть трейд”. Компания использовала сайт https://kirovets.ru, тогда как “Кировец” — товарный знак “Петербургского тракторного завода”.
Хоть домен и появился раньше товарного знака, суд принял сторону правообладателя. “Запчасть трейд” пришлось заблокировать сайт и выплатить заводу компенсацию.
Если права владельца товарного знака доказаны, остается только покинуть домен. Сайт придется перенести на другой адрес.
Переезд отразится на SEO-продвижении. На работу с SEO уходят годы и огромные материальные ресурсы, сайт может годами нарабатывать репутацию и уровень надежности.
При переезде сайт может потерять позиции в выдаче и бесплатный трафик. Работу над оптимизацией придется начинать заново.
Быть готовым защищать его.
Споры между компаниями и владельцами доменов могут длиться долго. В интересах обеих сторон прийти к соглашению. Суд — крайняя мера.
Мирный путь — заключение лицензионного договора. Если домен невозможно заменить без потерь, его владелец может предложить правообладателю использовать бренд за вознаграждение. Так одна сторона сможет сохранить название сайта, а вторая — получит дополнительную прибыль.
Если решить спор мирно не получилось, делом будет заниматься Суд по интеллектуальным правам. На чью сторону он встанет — неизвестно.
Чтобы избежать конфликтных ситуаций, проверяйте доменные имена до начала использования.
Еще один рабочий вариант — выбрать общеупотребимое выражение в качестве домена. К примеру, “модная обувь”, “домашняя еда”, “доступные запчасти”. Подобные сочетания не могут принадлежать единственному правообладателю. Роспатент их не регистрирует.
Если вы только планируете запускать бизнес в интернете, позаботьтесь о его безопасности заранее:
Регистрация домена как товарного знака
На вопросы читателей рубрики «Pro bono» отвечают представители Координационного центра доменов RU/РФ и Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Читатель спрашивает: что делать, если куплен домен, который соответствует какому-то товарному знаку?
Отвечает Сергей Копылов, заместитель директора Координационного центра доменов RU/РФ по правовым вопросам:
«Прежде всего, следует отметить что доменное имя у аккредитованного регистратора не покупается (это распространенное заблуждение), доменное имя регистрируется пользователем при помощи регистратора при условии, что придуманное пользователем слово (словосочетание) в качестве доменного имени еще не зарегистрировано в Реестре.
Размещение товарного знака в сети Интернет официально признано способом его использования. Сам факт регистрации доменного имени, схожего с товарным знаком и регистрируемого для однородных товаров и услуг, чаще всего признается нарушением исключительных прав.
По статистике в судебных спорах приоритет отдается правообладателям — более 80% доменных споров решаются в их пользу. Вместе с тем, 20% споров все же решаются в пользу администраторов доменов.
В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ пользователь (администратор домена) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.
На сайте Координационного центра существуют сервисы, позволяющие перед регистрацией доменного имени убедиться в отсутствии совпадения с охраняемыми на территории РФ товарными знаками».
Индивидуальный предприниматель создает сайт. Купил у регистратора доменных имен домен на кириллице в зоне ru с созвучным названием своей деятельности. Потом узнал, что есть товарный знак со схожим названием. Попадает ли доменное имя под запрет товарного знака?
Отвечает Центр общественных связей (отдел 107) ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (РОСПАТЕНТ):
«Правообладатель товарного знака в соответствии с положениями статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе размещать принадлежащий ему товарный знак в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
В отличие от товарного знака доменное имя не является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности.
Вместе с тем, ВАС Российской Федерации еще в 2001 году определил, что: «Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость» (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 января 2001 г. № 1192/00).
Как известно, споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.
Установление наличия или отсутствия факта нарушения исключительного права на товарный знак в действиях физических и юридических лиц относится к компетенции правоохранительных и судебных органов.
В этой связи можно полагать, что правообладатель товарного знака может обратиться за защитой своих прав, в том числе в суд, если сочтет, что использование в доменном имени обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, нарушает его права. В таком случае суд всесторонне изучит материалы дела, в том числе: установит, является ли доменное имя идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаком; определит наличие у владельца доменного имени каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; а также установит, используется ли доменное имя недобросовестно.
Также для предотвращения конфликтных ситуаций лицам, регистрирующим или приобретающим доменные имена, может быть рекомендовано до совершения этих действий осуществлять проверку наличия охраняемых прав третьих лиц на товарные знаки.
Регистрация домена как товарного знака
Первая классическая ошибка – это оформить домен через сайт регистратора, заполнив анкету и поставив галочку в поле «с условиями договора ознакомлен». Даже если будет вписано наименование компании, доказать впоследствии тот факт, что покупало домен полномочное лицо, будет непросто.
В этой ситуации прав будет тот, кто владеет логином и паролем от личного кабинета, с помощью которого управляется сайт. Другими словами, кто первый встал, того и тапки. А если таких людей несколько, то достаточно одному из них изменить пароль и вуаля — доменное имя можно считать утраченным.
Вывод №1: договор должен быть заключен в письменной форме.
Другой пример, часто встречающийся на практике, — это когда письменный договор все-таки заключается, но не на компанию, которая должна владеть доменом, а на ее сотрудника. Причем в качестве сотрудника может выступать как курьер, так и наемный генеральный директор. А также юрист, менеджер, бухгалтер и так далее.
Последствия такого оформления легко предсказуемы и наиболее остро ощущаются после увольнения сотрудника и особенно, если это происходит не по собственному желанию, а со скандалом, шумом и дрязгами.
Вывод №2: договор необходимо заключать на компанию, а не на сотрудника.
В последнее время получил распространение так называемый обратный захват доменов. Суть его проста: недобросовестное лицо выбирает домен с раскрученным сайтом и регистрирует в Роспатенте товарный знак, повторяющий написание доменного имени или схожий с ним. После этого обладатель свежеиспеченного товарного знака идет в суд и требует прекратить использование доменного имени, а после успешного завершения судебных процедур регистрирует домен на свое имя.
Почему такое возможно? Дело в том, что доменное имя не является ни объектом интеллектуальной собственности, ни средством индивидуализации, а товарный знак, наоборот, является средством индивидуализации, и права на него подлежат охране.
Обладатель исключительного права на товарный знак может использовать его для индивидуализации товаров, работ или услуг по своему усмотрению, в том числе, в доменном имени. Другими словами, товарный знак обладает мощной защитой, которая доменному имени и не снилась.
Не так давно рассматривалось судебное дело, о котором много спорили и которое иллюстрирует ситуацию с обратным захватом доменов.
- Дизайнер занялась развитием сети магазинов по продаже аксессуаров собственного производства.
- Название магазинов было придумано по первым буквам имени, фамилии и отчества владелицы, и это же слово было использовано при регистрации домена.
- После того как бизнес встал на ноги, ее конкурент зарегистрировала право на товарный знак, включающий это же слово, и потребовала не только прекратить права на домен, но и выплатить денежную компенсацию.
- После длительного судебного разбирательства все требования предприимчивой обладательницы товарного знака были удовлетворены.
Вывод №3: одновременно с доменом нужно регистрировать товарный знак.
Но это еще не все. Существует такое всем известное средство индивидуализации как фирменное наименование. Собственно, это название компании, которое содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.
Фирменному наименованию так же, как и товарному знаку, придается защита, и в случае конкуренции фирменного наименования и товарного знака приоритет будет отдан тому средству индивидуализации, которое зарегистрировано раньше.
Что это означает на практике?
- Во-первых, если ваша компания имеет другое фирменное наименование, чем доменное имя и товарный знак, который вы собираетесь регистрировать, в регистрации товарного знака может быть отказано либо впоследствии его охрану прекратят.
- Во-вторых, обладатель «правильного» фирменного наименования может зарегистрировать товарный знак на себя.
- Во-третьих, он может запретить использование домена, который совпадает с его фирменным наименованием и товарным знаком, после чего зарегистрирует домен на себя.
На практике был случай, когда предприниматель выбрал запоминающееся название и зарегистрировал компанию с целью открыть сеть школ изучения иностранных языков. Название компании использовалось на вывесках, в рекламных материалах и при продвижении в интернете.
Предприниматель привлек партнеров, но дружба не заладилась, и они расстались врагами. После этого партнеры зарегистрировали товарный знак и домен, имея намерение вытеснить с рынка инициатора бизнеса.
Однако, Роспатент прислушался к доводам предпринимателя и лишил товарный знак правовой охраны. Последующие судебные перипетии для партнеров успехом не увенчались. Справедливость восторжествовала — выиграл обладатель ранее зарегистрированного фирменного наименования. Об этом нужно помнить – фирменное наименование имеет значение.
Вывод №4: в идеале написание доменного имени, товарного знака и фирменного наименования должны быть одинаковыми.
Как узнать кому принадлежит доменное имя? В век интернета это не представляет большой проблемы. Достаточно набрать в поисковой строке слово «whois» и система с готовностью выдаст массу ресурсов, которыми можно воспользоваться, чтобы найти интересующую информацию.
Whois — это сетевой протокол для получения информации о владельцах некоторых сетевых идентификаторов, к числу которых относятся и доменные имена.
Правда, если владельцем является физическое лицо, то вместо имени вы получите запись private person. Здесь нет ничего удивительного – ведь речь идет о защите персональных данных. В таком случае придется написать письмо регистратору доменного имени с мотивировкой причин, по которым вам понадобилось узнать владельца домена. Уважительной причиной служит ваше намерение обратиться в суд с иском к владельцу доменного имени.
Однако, хорошая новость в том, что, если домен принадлежит юридическому лицу, система выдаст вам как регистратора домена, так и наименование владельца.
Регистрируем домен как товарный знак. Особенности регистрации доменного имени в Роспатенте
Данил открывает свое агентство по организации свадеб. Например, это будет агентство «Искра». Конечно, для продвижения ему нужен сайт, поэтому Данил покупает домен iskra-event.ru. Он запускает бизнес, попадает в самый сезон и быстро наращивает базу клиентов.
И тут появляется Игорь — владелец товарного знака «Искра». Он проводит турпоходы, но это тоже организация мероприятий.
Получается, Данил нарушил права Игоря и теперь должен убрать слово «Искра» отовсюду, в том числе и из домена. То есть адрес сайта надо менять.
А еще Игорь просит компенсацию. И это законно, ведь его права были нарушены.
Доменное имя и товарный знак: в чем разница
Домен — это тоже своего рода средство индивидуализации. С его помощью аудитория запоминает и узнает компанию в интернете. Но между ним и зарегистрированным знаком есть принципиальная разница:
Товарный знак выполняет защитную функцию и охраняет права своего владельца.
Доменное имя помогает идентифицировать компанию в интернете. И все.
Регистрация домена не приравнивается к государственной. Поэтому закон в спорах чаще встает на сторону правообладателей брендов.
Есть только один способ защитить адрес сайта — зарегистрировать его как товарный знак.
Особенности регистрации доменного имени в Роспатенте
Никакой разницы нет. Процесс регистрации бренда и адреса сайта в Роспатенте проходит по одной схеме:
Подбрать классы МКТУ;
Оформить и подать заявку в ведомство;
Оплатить первую часть госпошлин;
Подождать, пока идет экспертиза обозначения;
Если экспертиза прошла успешно — оплатить вторую часть госпошлин;
Получить свидетельство о регистрации.
Различие лишь в том, что части .ru, .org, .com и им подобные будут сразу вынесены из-под охраны — они не могут принадлежать кому-то одному.
Какие преимущества есть у доменов, прошедших регистрацию
Регистрация домена в Роспатенте дает возможность:
находить и блокировать сайты с аналогичными названиями;
блокировать всплывающую рекламу сайтов-конкурентов;
не доказывать постоянно свои права на использование домена.
А если наименование будет использовано в коммерческих целях без разрешения, вы сможете потребовать прекратить работу конкурента под вашим знаком и возместить ущерб (ст. 1515 ГК).
ЗАО «Петербургский тракторный завод» подал в суд на ООО «Запчасть трейд». Компания использовала сайт https://kirovets.ru, тогда как «Кировец» — товарный знак «Петербургского тракторного завода».
Хоть домен и появился раньше товарного знака, суд принял сторону правообладателя. «Запчасть трейд» пришлось заблокировать сайт и выплатить заводу компенсацию.
Что делать, если не успели зарегистрировать доменное имя в Роспатенте
Быть готовым защищать его.
Споры между компаниями и владельцами доменов могут длиться долго. В интересах обеих сторон прийти к соглашению. Суд — крайняя мера.
Есть вариант решить вопрос без разбирательств — заключить лицензионный договор с правообладателем на использование товарного знака в качестве домена.
Так одна сторона сможет сохранить название сайта, а вторая — получит дополнительную прибыль.
В нашем примере про Данила и Игоря — сферы деятельности похожие, но не конфликтующие.
Если Игорь не планирует проводить свадьбы, то деятельность Данила ему никак не мешает. Почему бы не заключить соглашение, и передать Данилу права на товарный знак строго для проведения праздников? К тому же, Игорь сможет получать за это стабильный пассивный доход.
Если решить спор мирно не получилось, делом будет заниматься суд по интеллектуальным правам. На чью сторону он встанет — неизвестно.
Смена доменного имени — какие последствия
Если права владельца товарного знака доказаны, остается только покинуть домен. Сайт придется перенести на другой адрес.
Переезд плачевно отразится на SEO-продвижении ресурса. Он потеряет позиции в выдаче и может совсем из нее пропасть.
Чтобы на сайт начали переходить пользователи из поисковика, на работу с SEO уходят годы и огромные материальные ресурсы. Сайт нарабатывает репутацию и со временем обретает свой уровень надежности.
Перенос на новый домен фактически сводит к нулю все усилия и потраченные средства. Обновленный сайт утратит бесплатный трафик. Для восстановления всю работу придется проделать практически с нуля.
Лучший способ избежать потерь — позаботиться о безопасности своего домена заранее.
Чтобы избежать конфликтных ситуаций, проверяйте доменные имена до начала использования. В случае, если регистрация товарного знака никак не входит в ваши планы — выберите общеупотребимое выражение в качестве домена.
К примеру, «модная обувь», «домашняя еда», «доступные запчасти». Подобные сочетания не могут принадлежать единственному правообладателю. Роспатент их не регистрирует.
Во всех остальных случаях — позаботьтесь о безопасности домена заранее:
убедитесь, что название свободно;
подберите классы МКТУ с учетом возможного развития бизнеса;
подайте заявку на его регистрацию в Роспатент.
Это спасет вас от потери сайта, штрафов и претензий конкурентов.
У нас есть телеграм-канал. В нем выкладываем кейсы, новости из мира интеллектуальной собственности, разбираем важные вопросы. Подписывайтесь.
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.