Секрет производства и коммерческая тайна в чем разница

Ввести специальный режим и не использовать узкие формулировки: как запатентовать или засекретить важную информацию Статьи редакции

Отрывок из книги «Своровали? Накажи!» о защите интеллектуальных прав от юриста Алексея Башука и редактора Максима Ильяхова, которую выпустило издательство «Альпина PRO».

«Обойти патент» — значит использовать такое решение, в котором не будет воплощен каждый признак формулы или его эквивалент, если речь об изобретении. Чем больше признаков удастся исключить и заменить, тем вернее обходной путь. При этом нужно постараться сделать так, чтобы получившийся продукт был как минимум не хуже запатентованного и выдерживал конкуренцию на рынке.

Давайте посмотрим еще разок на наши формулы лопат и подумаем, как мы могли бы сделать лопату с пульсометром так, чтобы она не попадала под формулу патента. Начнем с простого: возьмем патент с лишними признаками в формуле.

Лопата, включающая деревянный черенок, пластмассовую ручку и штык U-образной формы, отличающаяся тем, что на ручке закреплен с помощью клейкой ленты пульсометрический датчик, соединенный с аккумулятором емкостью от 500 до 3000 мA·ч и модулем передачи данных, взаимодействующим со смартфоном.

Тут легко: делаем металлический черенок вместо деревянного, или ставим аккумулятор помощнее, или все сразу, чтобы уж наверняка. Получается другое решение. Изобретатель сам подложил себе свинью с такой узкой формулой и теперь это играет против него.

Теперь давайте посмотрим на формулу пошире:

Лопата, включающая черенок, ручку и штык, отличающаяся тем, что на ручке закреплен пульсометрический датчик, соединенный с модулем передачи данных и аккумулятором.

Тут есть признак «пульсометрический датчик закреплен на ручке». Если мы сделаем лопату с датчиком на черенке, то это будет уже другое решение. Не так удобно для покупателей, но не фатально. Или посмотрите признак про аккумулятор — можно сделать лопату с датчиком на батарейках (продаются отдельно). Использование патента окажется под вопросом.

Если бы мы хотели расширить патент, нужно было бы убрать из формулы указание на то, где именно на лопате закреплен датчик. Плюс можно было бы указать не на наличие аккумулятора, а, например, на наличие разъема для подключения элемента питания.

Вот формула, которую было бы сложнее всего обойти:

Лопата, включающая черенок, ручку, штык, отличающаяся тем, что содержит пульсометрический датчик и модуль передачи данных.

Патент с такой широкой формулой получить непросто. Возможно, в ходе экспертизы придется все-таки сузиться и добавить подробностей. Но для изобретателя, как правило, выгоднее заявиться с широкой формулой и точечно сузить ее по запросу эксперта, чем изначально подать заявку с узкой формулой.

Если вы понимаете, как работают патенты, вам не составит труда обойти дурной патент с узкой формулой — поменяете, условно, деревянный черенок на металлический и все. А если вы получили патент с толковой широкой формулой, то конкурент уже не сможет выпустить такой продукт на рынок, не нарушив ваши права. Ему придется или делать что-то проще и хуже вашего, или потратить кучу денег на разработки и изобретение решений, которые не охватываются вашеи формулой.

Важный момент: если взять все признаки и добавить сверху еще несколько, то обойти патент не получится.

Допустим, конкурент добавляет к нашей лопате фонарик и подает патентную заявку на пульсометрическую лопату с фонариком.

Формула выглядит, например, вот так:

Лопата, содержащая черенок, штык и ручку, на которой закреплен пульсометрический датчик, соединенный с модулем передачи данных и аккумулятором, отличающаяся тем, что на ручке закреплен фонарь.

Роспатент, возможно, и выдаст патент — почему бы и нет, решение же новое. Только вот его изобретение окажется зависимым от нашего: если мы не разрешим ему использовать наше изобретение, то он и не сможет выпускать свои лопаты «как наши, только еще и с фонариком». Оно и справедливо — в таких лопатах будет использован каждыи признак нашего изобретения.

На этом месте возникает соблазн сказать, мол, вот оно, так и знал — патенты тормозят научно-технический прогресс. Тут я бы предложил обратить внимание вот на что: даже если изобретатель лопаты с фонариком не сможет договориться на лицензию с владельцем первого патента, то рано или поздно первый патент истечет, а патент на такую же лопату с фонариком продолжит действовать. Тогда и настанет черед второго изобретателя зарабатывать на своем исключительном праве.

Как видите, «обход» патента — это соревнование. Изобретатель берет чужой патент и придумывает, как решить эту же техническую задачу другим способом, как еще можно усовершенствовать технологию. Дальше он получает свой патент, его последователи — свои патенты, в итоге получаются целые патентные последовательности, по которым можно увидеть, как развиваются технологии. Каждый патент — это новая ступенька, по которой все выше и выше поднимается научно-технический прогресс.

У каждой компании есть свои важные знания, документы и наработки. Они ценны тем, что неизвестны никому, кроме особо приближенных. Их можно и нужно защищать — засекречивать.

Смысл коммерческой тайны не в том, чтобы ограничить чью-то свободу труда. Ее смысл в том, чтобы участники рынка конкурировали честно и не использовали бесплатно разработки, созданные на деньги бывших работодателей.

Конечно, с тайной и секретами не все так просто. Чтобы взыскать деньги с нарушителя, нужно заранее правильно оформлять документы, а потом само нарушение нужно еще найти и доказать. Это непросто, но возможно, поэтому давайте разбираться, как.

Есть список сведений, которые секретить нельзя:

— сведения, публикуемые в открытых государственных реестрах;

— сведения об угрозе безопасности людей и производства, нарушении законодательства;

— сведения о работниках: количество и состав, условия труда, система оплаты, задолженности сотрудникам.

Последнии пункт особенно интересен. Если известныи блогер Юрий спросит вашего сотрудника «Сколько вы зарабатываете?», а тот в ответ выдаст всю систему оплаты труда и покажет в камеру справку по форме 2-НДФЛ, то наказать его за разглашение коммерческой тайны не получится. Но это не значит, что вы теперь в принципе должны рассказывать эти сведения всем подряд. Просто тот, кто их знает, не обязан их скрывать.

Обратная история: журналист спрашивает у вас, сколько получают ваши сотрудники, — вы имеете право не отвечать. Не потому, что это секрет, а потому, что вы не обязаны отчитываться об этом перед незнакомыми людьми. Но если вдруг они узнают — могут опубликовать в журнале, и ничего им за это не будет.

Есть еще кое-какие исключения, но большинства компаний и предпринимателей они не касаются. А вот все, что не запрещено секретить, можно.

Сейчас будет немного нудно: я попробую объяснить, чем отличается коммерческая тайна от секретов производства. Это пригодится, чтобы разобраться, как защитить в своем деле те штуки, которым не помогут патенты и авторские права. Возможно, именно этот раздел спасет вас в конфликте с нечестными конкурентами, сотрудниками или бывшими партнерами.

И еще заброшу удочку: про секреты и тайны хорошо знают злодеи, которые продают липовые франшизы на сотни тысяч рублей, а потом не возвращают паушальные взносы, выигрывают суды и оставляют деньги себе. Чтобы не попасть в ловушку мошенников, нужно знать их схемы — об этом поговорим дальше, а сначала разберемся, как все устроено.

Потенциально секретные сведения делятся на три группы:

1. Организационные и экономические сведения. Например: оргструктура, планы, стратегии, отчетность, программы обучения и аттестации, результаты исследования рынка, структура цены, положения о скидках.

2. Производственные и технические сведения. Например: рецепты, составы, чертежи, инструкции, результаты исследовании, проекты, гипотезы, шаблоны.

3. Сведения о способах осуществления профессиональнои деятельности. Например: инструкции, скрипты, регламенты, политики, правила, протоколы, и так далее.

Для защиты этого хозяйства есть два инструмента: режим коммерческой тайны и секреты производства. Коммерческая тайна защищает сведения из первои категории — оргструктуру, ценообразование, скидки и другую информацию. Секреты производства касаются двух остальных пунктов — что и как производить и как работать. В зависимости от того, что вам нужно защитить, будут различаться документы, порядок защиты и нюансы.

Коммерческая тайна — это один из режимов конфиденциальности, как, например, государственная или служебная тайна. «Режим» — это не просто «мы так решили», а целая пачка документов, описывающих правила работы с тайными сведениями. Они должны быть приняты внутри организации, подписаны руководством и сотрудниками. В частности:

нужно составить положение о коммерческой тайне в компании;
определить перечень тайных сведений;
ввести режим в действие приказом директора;
промаркировать тайные сведения грифом «коммерческая тайна»;
ознакомить сотрудников под подпись со всеми документами;
завести учет доступа.

Сеичас главное понять вот что: если всех этих документов нет, значит, и коммерческои тайны у компании нет. Можно сколько угодно писать в договорах положения о конфиденциальности и коммерческой тайне, но если сам режим на предприятии не введен, эти положения никак не помогут. Те, кто этого не знает, так суды по коммерческои тайне и проигрывают.

Второй важный момент: коммерческую тайну может иметь только тот, кто ведет коммерцию, — предприниматель или компания. Обычныи человек коммерцией заниматься не может, а значит, и коммерческих тайн у него быть тоже не может.

Коммерческая тайна — это единственный способ юридически защитить организационные и экономические сведения бизнеса, например план продаж, программу обучения сотрудников, оргструктуру или маркетинговое исследование. Какие-то из этих документов формально защищаются и авторским правом, но большой пользы это не приносит, ведь документы ценны не как произведение, а тем, что конкуренты не знают их содержания. Поэтому такие данные и защищают коммерческой тайной.

Секреты производства — это уже не просто информация, а конкретные решения и способы действий. Например, порядок приготовления кофе, рецепт соуса, состав химиката, инструкция менеджера по продажам, чертежи еще не запатентованного устройства или сведения о точной настройке приборов. Это научно-технические и профессиональные решения, которые позволяют компании получить коммерчески ценный результат.

Чтобы защитить секрет производства, достаточно просто принимать разумные меры для сохранения конфиденциальности: указывать на секретность сведений в договорах, передавать эти сведения каким-то личным способом, не публиковать их.

Секрет производства может принадлежать обычному человеку, а не только компании. Она может внедрить режим коммерческой тайны для защиты секретов производства, но это необязательно.

Секрет производства (его еще называют «ноу-хау») — это объект интеллектуальных прав, наравне с патентами, произведениями и товарными знаками. У секрета есть правообладатель, у правообладателя есть исключительное право, этим правом можно распоряжаться. Я могу передать исключительное право на секрет производства, а могу разрешить им пользоваться за деньги — продать лицензию.

Утрированный пример. Представьте, что домохозяйка придумала рецепт очень вкусного соуса и решила продать его владельцу ресторана. Ценность рецепта не только в том, что соус получается вкусный, а в том, что другие кафе его не знают и не могут повторить. Сам по себе текст рецепта не важен — авторское право тут не поможет. Запатентовать рецепт соуса — ну тоже так себе история: технический результат тут вряд ли найдется, да и как потом в случае чего доказывать нарушение — тоже не очень понятно. А вот секрет производства — самое то. Можно заключить договор и обменять права на деньги.

Суть разницы между коммерческой тайной и секретом производства можно описать так:

Секрет производства можно «взять и сделать», а тайну можно просто знать или не знать.

Вообще сопоставлять вот так в лоб коммерческую тайну и секреты производства юридически неправильно. Коммерческая тайна — это режим охраны, а секрет производства — объект интеллектуальных прав. Но для вас как для предпринимателя это просто два инструмента, которые отличаются в деталях, а в целом защищают информацию по одной логике:

1. Сведения имеют коммерческую ценность за счет неизвестности посторонним.

2. У посторонних нет легального свободного доступа к сведениям.

3. Обладатель сведении принимает необходимые меры для сохра- нения конфиденциальности.

В начале главы я обещал рассказать, как играют на секретах производства некоторые хитрые франчаизеры. Дальше у нас будет целыи раздел про франшизы, но про это даваите расскажу тут.

Чтобы закон начал защищать патенты или знаки, их нужно зарегистрировать — пройти госэкспертизу, которая проверит, соответствует ли объект всем требованиям. А в случае с тайнами и секретами никаких проверок и регистрации нет. В законе всего несколько условий охраны конфиденциальнои информации: эта информация должна обладать коммерческои ценностью в силу неизвестности посторонним, а ее владелец должен принимать меры по сохранению конфиденциальности.

Как видите, все условия охраны секретов и тайн в руках самого предпринимателя. Он сам решает, что считать своим секретом и сколько этот секрет будет стоить. Нет никаких специальных независимых оценщиков или экспертов, которые со стороны знакомились бы с информацией и потом кивали с умным видом, мол, да, мы видели, там секреты ого-го, стоят своих денег. Никакой новизны (как в патентах) тут никто не проверяет, что захотел — то и засекретил. А теперь схема отъема денег у граждан:

1. Блогер курит кальян и фантазирует на тему «Как должен работать компьютерный клуб». Он упаковывает свои фантазии в вордовский документ «Инструкция по открытию клуба и найму сотрудников + бизнес-план взрывного роста.docx».

2. Находит потенциального покупателя франшизы, размещает на его слуховых органах макаронные изделия: мол, мы все знаем, как надо делать, но это Коммерческая Таина © ® TM, поэтому приобщим к великим знаниям только после заключения договора.

3. Заключают договор о предоставлении права использования ноу-хау. По договору человек всего за 99 900 рублеи (вместо 3 млн рублеи, только сегодня) получает от франчайзера секрет производства — тот самый вордовский файлик.

4. Франчайзи открывает заветный «Инструкция по открытию клуба и найму сотрудников + бизнес-план взрывного роста.docx» и видит вместо ожидаемого секрета неотвратимого коммерческого успеха какую-то муть: фантазии предпринимателя, рерайт бизнес-книжек, корявые схемы, кучку ошибок и улыбающихся людей с фотостока.

5. Франчайзи подает в суд на расторжение договора, а суд справедливо отвечает: «Батенька, ну вы весь перечень сведений получили? Получили. С секретом производства ознакомились? Ознакомились. И что вы теперь хотите?»

Для франчайзи секрет производства — это кот в мешке. Нельзя получить секрет, посмотреть его, а потом сказать «ой, да я все это и так знал, верните деньги». Точнее, сказать-то можно, только вот вернуть деньги большинству покупателей франшиз не удается.

Вот так и получается: можно насобирать все что угодно в файлики, назвать это «секретом производства» и продавать сколько влезет за сколько вздумается. И «продавец» секрета юридически будет совершенно прав: посмотреть в мой мешочек стоит сто рублей, не хочешь — не плати, а раз ты уже посмотрел, то все.

К вопросу о соотношении понятий «Секрет производства» и «Коммерческая тайна» Текст научной статьи по специальности «Право»

Статья посвящена исследованию признаков понятий «секрет производства» и «коммерческая тайна». Автором аргументируется, что в действующем законодательстве недостаточно точно определены ее характеристики, позволяющие отличить понятие «коммерческая тайна» от понятия «секрет производства». На основании использования метода сравнительного правоведения автор приходит к выводу о том, что не существует значимого различия между понятиями « секрет производства » и « коммерческая тайна ». Автор, руководствуясь положениями ст. 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), обосновывает необходимость установления единого правового режима, как для коммерческой тайны, так и для секрета производства .

Текст научной работы на тему «К вопросу о соотношении понятий «Секрет производства» и «Коммерческая тайна»»

Глевич Михаил Александрович

аспирант кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального исследовательского университета ma_glevich@mail.ru

К ВОПРОСУ о СООТНОШЕНИИ понятий «СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА»

И «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»

Mikhail A. Glevich

Department of business

law, civil and arbitration process,

Perm State National Research

To THE QUESTION ON A RATIO OF CONCEPT «SECRET OF PRODUCTION» AND «COMMERCIAL SECRET»

Аннотация. Статья посвящена исследованию признаков понятий «секрет производства» и «коммерческая тайна». Автором аргументируется, что в действующем законодательстве недостаточно точно определены ее характеристики, позволяющие отличить понятие «коммерческая тайна» от понятия «секрет производства». На основании использования метода сравнительного правоведения автор приходит к выводу о том, что не существует значимого различия между понятиями «секрет производства» и «коммерческая тайна». Автор, руководствуясь положениями ст. 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), обосновывает необходимость установления единого правового режима, как для коммерческой тайны, так и для секрета производства.

Ключевые слова: коммерческая тайна, секрет производства, ноу-хау, исключительные права, режим коммерческой тайны.

Annotation. The article is devoted to research of signs of concepts «secret of production» and «commercial secret». By the author in the current legislation there are no specific characteristics allowing us to precisely distinguish the concept «secret of production» and «commercial secret». On the basis of use of a method of comparative jurisprudence the author comes to a conclusion that there is no significant distinction between concepts «secret of production» and «commercial secret». The author, guided by positions of item 39 of the Agreement on trade aspects of intellectual property rights (TRIPS), proves a necessity of establishment of a uniform legal regime both for commercial secret, and for secret of production.

Keywords: commercial secret, secret of production, know-how, exclusive rights, mode of commercial secret.

В соответствии с абз. 2 ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» информация, составляющая коммерческую тайну, — сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны [8].

Секрет производства и коммерческая тайна имеют общие признаки, а именно: имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Отличие между сек-

ретом производства и коммерческой тайной существует по объему сведений, которые охраняются их правообладателями.

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) только о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. Объем понятия «коммерческая тайна» составляют не только сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, но и любые иные сведения (производственные, технические, экономические, организационные и другие), обладающие ранее указанными признаками. Таким образом, объем понятия «секрет производства» является частью объема понятия «коммерческая тайна».

Отличие между секретом производства и коммерческой тайной заключается в том, что в силу ст. 1225 ГК РФ секрет производства является

результатом интеллектуальной деятельности, в отношении которого действует исключительное право, а коммерческая тайна не является результатом интеллектуальной деятельности, и в отношении нее действуют только меры по охране ее конфиденциальности.

Представляется, что в действующем определении «информация, составляющая коммерческую тайну» недостаточно точно определены ее характеристики, позволяющие отличить данное понятие от понятия «секрет производства». Это может породить следующие проблемы при реализации норм, связанных с регулированием отношений по поводу секрета производства и коммерческой тайны. В соответствии со от. 1465 ГК РФ и абз. 2 от. 3 ФЗ «О коммерческой тайне», режим коммерческой тайны может быть установлен как в отношении секрета производства, так и в отношении коммерческой тайны. Кроме того, и секрет производства, и коммерческая тайна включают сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. В связи с этим логично возникает следующий вопрос: в случае установления режима коммерческой тайны в отношении информации о результате интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере возникает секрет производства или коммерческая тайна? Кроме того, указанная ситуация может привести к спору о заключении лицензионного договора, предметом которого являлось указанное решение. Например, лицензиар будет утверждать, что предметом договора являлся секрет производства, а лицензиат, указывая на гриф «Коммерческая тайна» на материальном носителе, содержащем информацию об этом объекте, и допустимость включения в понятие «коммерческая тайна» соответствующих сведений, будет утверждать, что предметом договора являлась коммерческая тайна, а не секрет производства.

Думается, что в целях решения указанной проблемы необходимо либо ограничить объем понятия «коммерческая тайна» сведениями коммерческого характера (бизнес-информация), либо включить их в объем понятия «секрет производства», а коммерческую тайну как объект гражданского права исключить. В качестве аргумента выбора последнего подхода свидетельствует решение законодателя об утрате законной силы от. 139 ГК РФ с 01.01.2008 г., где ранее содержалось определение коммерческой тайны. Таким образом, законодатель определил, что объектом гражданского права является секрет производства, а не коммерческая тайна.

Согласно проекту Директивы о защите ноу-хау и бизнес-информации (секрет производства) от незаконного приобретения, использования или раскрытия, подготовленному Европейской комиссией, в законодательстве некоторых стран -членов Европейского союза — наряду с понятием «секрет производства» используются синонимичные по своим существенным признакам понятия, например, «коммерческая тайна», «конфиденциальная бизнес-информация», «деловой секрет», «нераскрытая информация», «торговая

тайна», «производственная тайна». Европейская комиссия пришла к выводу о том, что каких-либо существенных правовых различий между понятиями «секрет производства» и «коммерческая тайна», а также иными указанными понятиями не существует [11]. Поэтому странам — членам Европейского союза было рекомендовано выработать единое понятие секрета производства, которое охватывало бы все его виды в технической, коммерческой, управленческой сферах деятельности субъектов предпринимательской деятельности. В качестве рекомендованного примера такого понятия было предложено определение секрета производства, закрепленного в от. 2 Директивы «О защите ноу-хау и бизнесинформации (секрет производства) от незаконного приобретения, использования или раскрытия» от 28 ноября 2013 г. 2013/0402 (COD) [12].

Кроме того, если сохранять в действующем законодательстве такой объект, как коммерческая тайна, с ранее указанным уточнением объема сведений, которые охраняются в рамках этого объекта, то необходимо установить единый правовой режим, как для коммерческой тайны, так и для секрета производства.

В законодательстве зарубежных государств не существует значимого различия между понятиями «секрет производства» и «коммерческая тайна». Например, в п. 2 от. 17 Закона «О защите против недобросовестной конкуренции» Германии предусматривается защита коммерческой тайны и производственных секретов [2]. Коммерческие тайны включают сведения об экономической деятельности предпринимательской деятельности, производственные секреты содержат сведения технического характера [10]. Однако, несмотря на различный объем указанных понятий, они обладают единым правовым режимом регулирования. Аналогичный подход к соотношению понятий «коммерческая тайна» и «производственный секрет» закреплен в законодательстве Австрии [2], Бельгии [3], Болгарии [4], Дании [5], Испании [6], Литвы [1], Швейцарии [9].

Более того, бизнес-информация (стратегическая коммерческая информация: информация о клиентах, поставщиках, бизнес-процессах, бизнеспланах, маркетинговых исследованиях) представляет для их правообладателей существенный экономический интерес. Правообладатель такой бизнес-информации может предоставить ее в пользование другим субъектам гражданских правоотношений, что свидетельствует о необходимости установления имущественного права в отношении коммерческой тайны.

Стоит также отметить, что в соответствии со от. 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [7], к интеллектуальной собственности относят любую закрытую информацию, которая отвечает следующим требованиям: a) является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и подборе ее компонентов не является общеизвестной и легкодоступной лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобной информацией; b) ввиду своей секрет-

ности имеет коммерческую ценность; с) является объектом надлежащих в данных обстоятельствах шагов, направленных на сохранение ее секретности со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию. Таким образом,

1. Гражданский кодекс Литвы от 18 июля 2000 г. (с последними изменениями от 12 апреля 2011 г. № XI-1312). Valstybes Zinios. 2000. № 74-2262.

2. Закон Германии «О недобросовестной конкуренции» от 22 ноября 1984 г. (в ред. от 13 ноября 2007 г.). Федеральный Вестник законов. 2007. № 79.

3. Закон Бельгии «О недобросовестных методах торговли и защите потребителей» от 06 апреля 2010 г. Moniteur belge. 12 avril 2010. P. 20803.

4. Закон Болгарии «О защите конкуренции» от 28 ноября 2008 г. (в ред. от 20 сентября 2011 г.) Държавен вестник. 2008. № 102.

5. Закон Дании «О торговле» от 25.09.2013 г. Lovtidende A. 25.10.2013. № 1216.

6. Закон Испании «О недобросовестной конкуренции» от 10 января 1991 г. № 3/1991 (в ред. от 30 декабря 2009 г. № 29/2009) Diario oficial Boletfn Oficial del Estado. 11.01.1991. № 10.

7. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994 г. Собр. законодательства Рос. Федерации. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. V). С. 2336-2369.

8 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014 № 35-ФЗ). Российская газета. 05.08.2004. № 166.

9. Федеральный Закон Швейцарии «О недобросовестной конкуренции» от 19 декабря 1986 г. (в ред. от 01 июля 2012 г.). URL: http:// www.wipo.int/ wipolex/ en/details.jsp?id=11896/ (дата обращения: 06.06.2014).

10. Appendix 6 Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market the European Commission MARKT/2011/128/D. Brussels. April 2013. P. 192.

11. Commission staff working document proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. Brussels, 28.11.2013. SWD (2013) 471. P. 12. 107-108.

12. Proposal-0 for a Directive of the European Parliament and the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. Brussels, 28.11.2013. 2013/0402 (COD).

как коммерческая конфиденциальная информация, так и техническая конфиденциальная информация, обладающая ранее указанными признаками, охраняется в рамках единого правового режима интеллектуальной собственности.

1. The civil code of Lithuania from July 18, 2000 (with last changes from April 12, 2011 № XI-1312). Valstybes zinios. 2000. № 74-2262.

2. The law of Germany «On unfair competition» from November 22, 1984 (in ed. from November 13, 2007). Federal Bulletin of laws. 2007. № 79.

3. The Law of Belgium «On unfair methods of trade and consumer protection» from April 06, 2010. Moniteur belge. 12 avril 2010. P. 20803.

4. The law of Bulgaria «On protection of a competition» from November 28, 2008 (in ed. from September 20, 2011). Djrzhaven the bulletin. 2008. № 102.

5. The law of Denmark «On trade» from 9/25/2013. Lovtidende A. 10.25.2013. № 1216.

6. The law of Spain «On unfair competition» from January 10, 1991 № 3/1991 (in ed. from December 30, 2009 № 29/2009). Diario oficial Boletfn Oficial del Estado. 1.11.1991. № 10.

7. The agreement on trade aspects of intellectual property rights from 4.15.1994. Col. legislations RF. On September 10, 2012 № 37 (appendix, p. V). P. 2336-2369.

8. The federal act «On trade secret» from 7/29/2004 № 98-FZ (ed. from 3.12.2014 № 35-FZ). The Russian newspaper. 8.5.2004. № 166.

9. The federal act of Switzerland «On unfair competition» from December 19, 1986 (in ed. from July 01, 2012). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ en/ details. jsp?id=11896/ (date of access: 6.6.2014).

10. Appendix 6. Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market the European Commission MARKT/2011/128/D. Brussels. April 2013. P. 192.

12. Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. Brussels, 28.11.2013. 2013/0402 (COD).

Я придумал свою уникальную технологию. Как сохранить ноу-хау в тайне?

Ноу-хау – это информация, которая обладает коммерческой ценностью, но неизвестна другим. Чем так примечательно ноу-хау, почему отличается от патента и можно ли защитить данные при помощи ноу-хау – об этом всём в этой статье.

Отличие от патентования

Оговоримся сразу, что «ноу-хау» и «секрет производства» — это равнозначные понятия, поэтому будем в статье использовать и то и другое наименование.

Итак, если вы разработали новый способ производства, рецепт, компьютерную программу и др., то у вас есть два пути:

Получить патент. Однако нужно учесть, что соблюдены все условия патентоспособности (т.е. то, что вы придумали, можно запатентовать);

Засекретить всю информацию и использовать ее только у себя в компании.

Оформить патент 1) не очень просто, 2) долго и дорого, 3) а самое главное – ваше изобретение станет известно абсолютно всем. И конкурентам в том числе. Только они не смогут использовать его без вашего согласия, пока действует патент. Пройдет 20 лет и ваше изобретение уже станет как бы и не вашим – правовая защита закончится. Оно перейдет во всеобщее достояние и вот теперь его использовать смогут все.

А что с ноу-хау? У него нет срока действия. Данные охраняются, пока они неизвестны третьим лицам. Весь смысл ноу-хау – это полный режим секретности, чтобы никто не узнал то, что вы решили скрыть. Именно поэтому зарегистрировать секрет производства никак не получится, так как при регистрации обязательно пришлось бы раскрывать информацию.

Давайте рассмотрим на конкретном примере и представим такую ситуацию

Сергей является владельцем небольшой компании и придумал новый состав средства для пропитки салфеток. Они очищают мониторы телевизоров, экраны планшетов, ноутбуков и смартфонов. Фишка его изобретения в том, что грязь удаляется с первого раза, без разводов, и на поверхность еще несколько дней не оседает пыль.

Состав чистящего средства – это секрет производства Сергея. Он решает сохранить его в тайне и успешно продает готовый раствор компаниям, которые занимаются производством товаров для уборки, и получает с этого прибыль. На предприятии он вводит режим коммерческой тайны и ограничивает доступ лиц к составу раствора.

Сколько времени Сергей будет успешно продавать свое средство – 2 года, 5 или 15 лет – неизвестно. До тех пор, пока будет спрос или кто-нибудь не изобретет подобный раствор с лучшим эффектом. В итоге компания Сергея неплохо зарабатывает на производстве и продаже средства.

А теперь другой вариант развития событий все с тем же Сергеем и тем же раствором для пропитки салфеток. Сергей решает получить патент. Он собирает все документы, оплачивает пошлины и направляет их в Роспатент – ведомство, которое выдает патенты. При этом скорее всего он обращается к патентным поверенным, которые грамотно оформляют заявление и ведут все делопроизводство. Ждёт примерно год и на руках у него заветный документ.

В этом случае он тоже сотрудничает с компаниями по производству средств для уборки, но проходит 19 лет и действие патента прекращается, так как всего он действует только 20 лет. Теперь фирмы просто создают у себя на производстве точно такой же раствор, и им не нужно тратить деньги на его покупку у Сергея. На этом история успешной продажи средства заканчивается.

Вывод: ноу-хау на протяжении всего срока действия секретности информации защищает ее от посторонних (в нашем случае, от конкурентов Сергея), а патент выдается на ограниченный срок, но при этом привлечь нарушителя к ответственности легче.

Как же сведения охраняются ноу-хау, если его нельзя зарегистрировать? Только возможной мерой ответственности, начиная от административной и заканчивая уголовной.

Но если ваш секрет производства будет раскрыт, то ноу-хау сразу перестает действовать, потому что один из ее принципов – секретность – будет нарушен. Поэтому хоть нарушитель и выплатит вам компенсацию, но секретом смогут уже пользоваться все, так как он стал известен, и вряд ли уплаченная сумма покроет будущую прибыль.

Я могу засекретить любую информацию?

Нет и полный перечень данных, которые нельзя скрывать, указан в ст. 5 ФЗ «О коммерческой тайне». Например, это информация, которая содержится в учредительных документах вашей компании и включает данные о составе имущества, численности работников и задолженности по заработной плате.

Выше упоминались принципы ноу-хау, и секрет производства должен полностью им соответствовать, иначе просто не будет признан секретной информацией в случае споров.

Итак, признаками ноу-хау являются (проведем параллели с указанным выше примером):

Финансовое преимущество – ваша информация обязательно должна обладать коммерческой ценностью, то есть вы получаете прибыль от использования ноу-хау, внедрения его в производство. Например, Сергей регулярно получал доход от продажи раствора.

Недоступность третьим лицам – кто угодно не может получить доступ к информации. Для этого используют сейфы, систему видеонаблюдения, средства шифрования, ведут записи о лицах, которые взаимодействуют с секретными данными. Хотели ли конкуренты получить состав средства, который придумал Сергей? Да, конечно, чтобы самим его производить и не покупать у него.

Предприняты все законные меры для сохранения секретности. Для того чтобы обеспечить сохранность данных Сергей ввел режим коммерческой тайны. Введение такого режима секретности не является обязательным, но все же желательно, так как вам необходимо доказать, что вы предприняли все действия для сохранения данных в тайне.

Самые распространенные виды ноу-хау

Результаты исследований в области науки – чаще всего ими владеют институты и ВУЗы.

Технологии, которые нельзя запатентовать.

Программы для компьютеров, смартфонов и базы данных.

Новая модель техники или деталь для автомобиля (или другого транспортного средства).

Порядок управления производством в компании.

Коммерческая тайна и ноу-хау – это одно и тоже?

Нет, к коммерческой тайне относятся любые сведения, которые ценны для владельца и неизвестны третьим лицам, в том числе и ноу-хау. Можно сказать, что секрет производства является частью коммерческой тайны, если принадлежит компании. Но владельцем ноу-хау может быть как компания, так и человек, а обладать коммерческой тайной – только юридическое лицо. Именно в компании вводится режим секретности.

Второе отличие – это источник появления информации. Ноу-хау возникает в процессе мыслительной, творческой деятельности человека или группы людей. А коммерческой тайной может быть и какой-то особо важный список или порядок действий, например, сведения о клиентах и поставщиках. При создании такого списка явно особых умственных действий не потребовалось. Чего не сказать, например, о рецепте, ведь чтобы его придумать, повар задействовал все свое воображение и опыт.

Законодательно секрет производство и коммерческая тайна регулируются главой 75 Гражданского кодекса России и Федеральным законом «О коммерческой тайне».

Как защитить свой секрет производства?

Вы, как обладатель конфиденциальной информации, должны принимать все меры, чтобы сохранить ее в тайне и это ваша обязанность. Иначе, если информация не была защищена должным образом, а режим секретности будет нарушен, то привлечь нарушителя не получится.

Краткий список мер, о принятии которых, вам следует позаботиться.

Составляете список документов, которые относятся к ноу-хау. Например, порядок приготовления блюда и ингредиенты, если ваш секрет – это рецепт.

Подготавливаете документ, в котором подробно описываете, как использовать информацию и кто будет иметь доступ к ней. Например, пишите, что готовить определенное блюдо будет только шеф-повар Иванов.

Составляете Положение о коммерческой тайне.

Доводите до сведений сотрудников под подпись о режиме коммерческой тайне, а также включаете соответствующий пункт в трудовой договор (желательно путем подписания дополнительного соглашения, дублируя перечень информации, неподлежащей разглашению). Ваши работники должны знать, что определенные сведения секретны и разглашать их никому нельзя.

Дополнительно можете наложить на документы гриф «Секретно».

Плюсы и минусы ноу-хау: когда выгодно вводить секрет производства

Секрет производства, или ноу-хау, — это информация о результатах интеллектуальной деятельности (РИД) в научно-технической сфере и способах профессионального труда. При этом такие сведения недоступны посторонним.

Например, в одном из популярных ресторанов быстрого питания McDonald’s есть уникальный рецепт соуса для «Биг Мака». После того как российский бизнес компании перешел к сети «Вкусно — и точка», там перестали готовить это блюдо. Причина в том, что технологи знали примерные ингредиенты соуса, но им не были известны пропорции, поскольку это секрет фирмы.

Павел Ариевич, советник практики интеллектуальной собственности и технологий Denuo Denuo Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Недвижимость, земля, строительство группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Транспортное право группа Частный капитал группа Антимонопольное право (включая споры) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Морское право группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Финансовое/Банковское право группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) Профайл компании × , отмечает, что в секрет производства фирмы включают разные принадлежащие им ценные сведения. В компаниях, занимающихся едой и напитками, это рецепты приготовления блюд, а в промышленных организациях — научно-технические сведения, относящиеся к самым разным технологиям от выплавки металла до построения турбин. Еще в ноу-хау можно включить практики менеджмента и взаимодействия между подразделениями, разного рода стандарты качества и внутренние инструкции. Более того, в ноу-хау вполне могут попадать и коммерческие условия по заключаемым компанией сделкам, говорит эксперт.

Карина Анненкова, юрист КА Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Банкротство (споры mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право (включая споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) Профайл компании × , приводит пример из практики, когда компания обратилась к юристам, чтобы признать ноу-хау анкеты, которые используют для отбора тренеров в команду.

Как ноу-хау связан с коммерческой тайной

Чтобы обеспечить конфиденциальность сведений ноу-хау, в компании можно ввести режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК). Однако Екатерина Тиллинг, глава практики интеллектуальной собственности и информационных технологий юридической фирмы BIRCH LEGAL BIRCH LEGAL Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Экологическое право группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры — mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Фармацевтика и здравоохранение группа Антимонопольное право (включая споры) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право Профайл компании × , отмечает: согласно п. 144 Постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 вводить режим коммерческой тайны для ноу-хау не обязательно.

Режим коммерческой тайны эффективен, когда возникнет спор о праве на ноу-хау. Документально подтвержденный факт введения такого режима в отношении ноу-хау будет свидетельствовать, что правообладатель принял действительно разумные меры, чтобы сохранить свой секрет производства.

Данные коммерческой тайны шире исключительно ноу-хау. Секрет производства — ценные сведения о результатах интеллектуальной деятельности, а к коммерческой тайне относится любая информация, доступ к которой ограничен. Она необязательно будет объектом интеллектуальной собственности. В отношении же секрета производства действует исключительное право: тот, кто обладает им, может использовать ноу-хау по своему усмотрению и получать от этого выгоды, если это не противоречит закону.

Зачем компаниям вводить ноу-хау: достоинства секрета производства

Анненкова отмечает, что компания, которая оформила ноу-хау, может:

продать секрет производства третьему лицу;
выдать лицензии на право его использовать;
внести его как вклад в сотрудничество с другим предпринимателем по договору о совместной деятельности;
получить компенсацию убытков с человека, который недобросовестно использовал ноу-хау.

При этом Владислав Рябов, старший юрист практики интеллектуальной собственности Lidings Lidings Федеральный рейтинг. группа Фармацевтика и здравоохранение группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Банкротство (споры mid market) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) 13 место По выручке 22-24 место По количеству юристов 5 место По выручке на юриста × , обращает внимание, что как ноу-хау можно охранять намного больше объектов, чем при патентах. В качестве секрета производства по большому счету можно защитить абсолютно любую коммерчески ценную информацию. А изобретение должно соответствовать условиям патентоспособности: новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень.

Ноу-хау позволяет сохранить монополию на долгое время, а изобретение перейдет в общественное достояние через 20 лет. Причем не с даты получения патента, а со времени подачи заявки в патентное ведомство.

Как пример ноу-хау, эксперт приводит опыт компании «Кока-кола», которая сохраняет рецепт своего напитка в тайне уже более 150 лет.

Из достоинств Тиллинг отмечает еще то, что у ноу-хау неограниченная территория охраны. Каждый патент действует только на территории государства, где запросили его защиту. Для ноу-хау таких ограничений нет, обращает внимание эксперт.

Помимо этого, Анненкова к плюсам секрета производства относит простоту его оформления.

Чтобы возникло исключительное право на ноу-хау, не нужна госрегистрация. Достаточно идентифицировать сведения, которые соответствуют признакам ноу-хау. Если же компания хочет дополнительную защиту, она может ввести в отношении своего секрета производства режим коммерческой тайны.

Регистрировать лицензионный договор о передаче исключительных прав или предоставлении права использования ноу-хау тоже не нужно. Тем не менее если в процессе работы предприниматель изобрел что-то принципиально новое, например книгу, которая читает сама себя, то надо оформлять патент, считает Анненкова. Если же написали новую программу или мобильное приложение, их лучше зарегистрировать в реестре программ для ЭВМ Роспатента. Это нужно, чтобы авторство и право зарабатывать не украли конкуренты, обращает внимание юрист.

Проблемы и недостатки ноу-хау

Анастасия Сивицкая, адвокат, советник Orchards Orchards Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Экологическое право группа Антимонопольное право (включая споры) группа Банкротство (реструктуризация и консалтинг) группа Банкротство (споры high market) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Недвижимость, земля, строительство группа Фармацевтика и здравоохранение группа Частный капитал Профайл компании × , отмечает, что минус ноу-хау — ситуации, когда засекреченную информацию узнали третьи лица. В этих случаях режим секрета производства перестает действовать. Правообладатель автоматически теряет исключительное право.

Несмотря на меры, которые принимают компании к охране секретов производства, к сожалению, человеческий фактор — большой риск. Исключить вероятность, что сотрудник разгласит секрет производства, крайне сложно. Кроме того, не исключен и так называемый промышленный шпионаж со стороны конкурентов.

Эксперт рассказывает, что в ее практике бывали случаи, когда сотрудники компании после увольнения открывали сходный бизнес и использовали секреты производства бывшего работодателя.

Пример, когда бывший сотрудник разглашал секреты фирмы и компания решила привлечь его к ответственности, — иск Apple к ее бывшему сотруднику Саймону Ланкастеру. Он работал в компании с 2008 по 2019 год. Ланкастер проектировал продукты и внедрял новые материалы. С 2018 года он сотрудничал с журналистом, которому передавал информацию о новых разработках Apple взамен на статьи по продвижению его стартапа. В марте 2021-го компания подала иск к бывшему сотруднику за разглашение информации, которая входила в коммерческую тайну. Как пишет ТАСС, Apple заявила: «Мы очень серьезно относимся к умышленной краже этим человеком наших коммерческих секретов, нарушению нашего этического кодекса и нашей политики ради персональной выгоды. Мы сделаем все что в наших силах, чтобы защитить наши инновации». О дальнейшей судьбе этого дела в открытых источниках пока не удалось найти информацию.

Еще одна трудность, по мнению Юрия Халимовского, директора департамента налогов и права Деловые Решения и Технологии Деловые Решения и Технологии Федеральный рейтинг. группа Комплаенс группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Экологическое право группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Недвижимость, земля, строительство группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Фармацевтика и здравоохранение группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Частный капитал × , в том, что нет оперативных средств защиты прав на ноу-хау, если нарушают режим конфиденциальности. Судебные процедуры не позволяют быстро пресечь угрозу или прекратить начавшееся нарушение прав. Они направлены в основном на фиксацию убытков, отмечает Халимовский.

Кроме того, на ноу-хау нет правовой монополии, обращает внимание эксперт. То есть любой может сам создать или получить от третьих лиц такой же объект и использовать его. Как пример, Анненкова приводит ситуацию, когда другая школа ораторского мастерства на своем опыте тоже разработает методику обучения ораторскому искусству, не узнавая секрет у конкурента. Тогда у этой школы будут самостоятельные права на свое ноу-хау. Пусть даже обе техники обучения абсолютно одинаковы.

Иван Кайсаров, старший юрист Versus.legal Versus.legal Федеральный рейтинг. группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Экологическое право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Недвижимость, земля, строительство группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Цифровая экономика группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Банкротство (споры mid market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Частный капитал Профайл компании × , обращает внимание на психологическую проблему. Пока в России далеко не всегда ноу-хау воспринимают серьезно. Из-за такого отношения возникают утечки. И даже не в результате злого умысла, а из-за небрежного отношения работников к секретности таких сведений.

Задача обладателей ноу-хау — стараться проводить разъяснительные кампании о важности таких сведений и обеспечивать их конфиденциальность.

Определить сведения, которые компания будет охранять как ноу-хау.
Зафиксировать локальным актом компании, что та или иная информация — секрет производства.
Приложить инструкцию о том, как сотрудники должны использовать засекреченную информацию, и перечислить тех, кого к ней допускают.
Донести до сотрудников информацию, что введен режим секрета производства и ознакомить их с документацией под подпись.
Поставить гриф «Секретно» на самой документации.

Через режим коммерческой тайны:

Определить информацию, которая будет коммерческой тайной.
Разработать и утвердить положение о коммерческой тайне.
Издать приказ о введении режима коммерческой тайны за подписью руководителя организации.
Защитить ее «физически»: закрыть шкафы на замок, ограничить доступ к облачному хранилищу.
Прописать порядок доступа работников и контрагентов к коммерческой тайне. В договоры с ними обязательно включить пункт о неразглашении.
Вести учет лиц, которые получили доступ к тайне.
Пометить грифом «Коммерческая тайна» с указанием наименования и адреса обладателя материальные носители с тайной — договоры, учебные материалы, бухгалтерские документы.

В целом алгоритмы введения режима коммерческой тайны или секрета производства похожи. Отличие в том, что первая дает дополнительные гарантии защиты. Можно привлечь к уголовной ответственности того, кто рассекретил тайну по ст. 183 УК о незаконном получении и разглашении сведений.